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将他人注册商标用于店招是商标侵权还是合理使用?

智术律师事务所2017-08-17阅读量:258

  商业活动中,某些经营者在未获得商标权人授权的情况下,为了吸引消费者的注意力,通常会将其店内所售商品的注册商标作为店面招牌使用。此种使用行为极易引发商标侵权之诉,一旦进入诉讼程序,经营者大多会以商标合理使用作为其不构成商标侵权的抗辩理由,即认为其使用商标的目的仅在于告知相关消费者其店内有售该品牌商品。然而,此观点在实践中是否能被法院予以采信,关键取决于经营者的使用行为是否超出了合理使用的限度。

  一、商标合理使用的法律基础

  商标法上的合理使用是对商标权的一种限制,即他人在经营活动中有权以善良正当的方式使用他人的注册商标,而不必获得商标权人的许可,也不必支付商标使用费。商标的合理使用包括两种情形:描述性使用和指示性使用。描述性使用,指的是经营者使用他人的商标对其经营的商品予以叙述性描述。正如《商标法》第五十九条第一款的规定,注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有的地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。指示性使用,是指经营者使用他人注册商标的目的在于向消费者指明商品的种类。

  目前,我国法律对商标合理使用的界限没有直接明确的规定,但,参考《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》(京高法发〔2006〕68号)第26、27条,构成正当使用商标标识的行为应当具备的要件有三:一是使用出于善意;二是不作为自己商品的商标使用;三是使用只是为了说明或者描述自己的商品。同时列举了六种正当使用行为:使用注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号的;使用注册商标中直接表示商品的性质、用途、质量、主要原料、种类及其他特征的标志的;在销售商品时,为说明来源、指示用途等在必要范围内使用他人注册商标标识的;规范使用与他人注册商标相同或者近似的自己的企业名称及其字号的;使用与他人注册商标相同或者近似的自己所在地的地名的;其他属于正当使用商标标识的行为。

  司法实践中,法院也认可,商品销售领域的经营者有权合理使用商标权人的注册商标,用以向消费者描述、说明其销售的商品内容或来源。但,此种情况下,经营者不能以描述或说明的需要为由随意扩大其使用行为。

  二、从司法判例看商标合理使用与商标侵权的边界

  案例一:米其林集团总公司与佛山市顺德区宝骏汽车维修有限公司侵害商标权纠纷案

  广东省高级人民法院在(2014)粤高法民三终字第239号民事判决书中认为,宝骏公司在其经营店铺正门的商业匾额上突出使用与涉案商标相同的商标,根据上述商标使用的含义,宝骏公司的这种使用容易使相关公众把宝骏公司一般轮胎产品销售者的身份与米其林轮胎这种特定产品来源联系在一起,让相关公众误以为宝骏公司是经米其林集团总公司合法授权许可的、只销售米其林轮胎商品的销售商;进一步的,容易导致相关公众对店内销售的其他商品的来源与米其林品牌之间产生混淆,或认为二者之间存在特定联系。因此,宝骏公司未经商标注册人许可,在经营场所正门的商业匾额上突出使用与涉案商标相同商标的行为,已构成侵犯注册商标专用权。

  案例二:华硕电脑(上海)有限公司与常州兆普信息科技有限公司侵害商标权纠纷案

  江苏省常州市天宁区人民法院在(2016)苏0402民初870号民事判决书中认为,兆普公司在其门头店招上使用了“华硕”、“ASUS”字样,除此之外,再无任何其他说明文字。兆普公司对“华硕”、“ASUS”的上述使用方式会使前往购买计算机产品的一般消费者或者相关公众误认为该店与华硕公司之间存在特定的商业关系,易使相关公众对商品的来源产生误认,明显超出合理使用的界限。在未经华硕电脑股份有限公司或华硕公司许可的情况下,其行为构成对涉案注册商标专用权的侵犯,应当承担侵权的民事责任。

  案例三:宜宾五粮液股份有限公司与刘海梅侵害商标权纠纷案

  江苏省盐城市中级人民法院在(2013)盐知民初字第24号民事判决书中认为,被告刘海梅未经“五粮液”商标权人的许可,在其店面招牌的醒目位置突出使用了“五粮液”文字标识,该文字部分与原告“五粮液”注册商标文字完全相同。该行为容易使相关公众混淆,构成对原告的商标侵权。本案中,原告要求被告停止侵权的诉讼请求本院予以支持。被告在经营过程中,如需宣传自己销售的商品,应当使用描述性文字规范使用,而不得将他人的注册商标进行突出使用。

  三、商标合理使用的底线在于:使用行为不能产生标识商品来源的功能,即构成商标使用

  上述案例的共同点在于:经营者在其店面招牌上均使用了注册商标,且使用的方式是单独、突出性的使用,也就是说,此种使用行为已突破了商标合理使用的边界,构成了商标使用。

  根据《商标法》第四十八条规定:“本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。”从此条可知,首先,商标使用的形式,不仅限于在商品本身以及商品包装,还包括了广告宣传。本文中,经营者在店招上使用商标的行为无疑属于广告性商标使用。其次,这种使用行为必须达到识别商品来源的的功能。司法实践中,如若商标以较大字体突出或单独标注在容易引起消费者注意的正面位置,一般会被认定为起到识别来源的使用。

  正如上述案例一,被告宝骏公司称,其之所以在商业匾额上使用注册商标,是为了告诉相关消费者店内有米其林轮胎销售。但,法院认为,若宝骏公司在店铺正门将其销售的全部轮胎商品的商标、或者可以修理的全部汽车的商标集中展示并附有说明性文字,向消费者展示店内可以提供的商品和服务内容,则属于为了说明自己销售的商品的质量、原料、功能、用途、重量、数量等特点而使用他人商标。这种对商标的描述性使用有别于识别性使用,不会导致混淆。相反,宝骏公司在其店铺正门的商业匾额上仅仅突出使用米其林涉案商标,直接、特定、唯一地指向米其林品牌,因而并非属于商标的描述性使用。

  因此,当经营者使用的商标实际上发挥了标识商品来源的功能时,则极有可能会被认定为商标侵权。原因是,在此情形下,经营者的使用行为不正当地利用了商标所承载的商誉,相关消费者可能会对商品的来源产生混淆或误认为该经营者与商标权人存在某种特许加盟等特定关联关系,故不再属于合理使用的范畴。